En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro como marca de la UE para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte:
En noviembre de 2011, el empresario Jaime Masferrer Coma formuló oposición al registro de la marca solicitada por Messi, invocando la existencia de un riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión MASSI, registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes.
En 2013 la EUIPO estimó la oposición. Lionel Messi interpuso un recurso contra la resolución dictada que fue desestimado por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas. Esta decisión provocó la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), solicitando la anulación de la resolución de la EUIPO, hecho que se produjo en la sentencia de 26 de abril de 2018 al estimar que el renombre del jugador de fútbol neutralizaba las similitudes visuales y fonéticas entre los dos signos y descartaba todo riesgo de confusión.
La EUIPO y la sociedad J.M.-E.V. e Hijos interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia del Tribunal General.
El TJUE ha desestimado ambos recursos en una sentencia dictada en el día de hoy. La EUIPO alegaba que el TGUE había descartado la existencia de un riesgo de confusión únicamente sobre la base de la percepción de una parte significativa del público pertinente. Sin embargo, el TJUE ha considerado, que el Tribunal General tuvo debidamente en cuenta la percepción de las marcas MASSI y MESSI por la totalidad del público pertinente cuando estimó que la EUIPO había concluido erróneamente que la utilización de la marca MESSI para los productos en cuestión podía dar lugar a riesgo de confusión con las marcas MASSI entre el público pertinente.
Por su parte, J.M.-E.V. e hijos sostenía que el TGUE había incurrido en error de Derecho al declarar que, a fin de apreciar si existía riesgo de confusión, se debía tener en cuenta la notoriedad de la persona, en este caso de Lionel Messi, cuyo apellido era objeto de la solicitud de registro de marca de la Unión. A este respecto, el TJUE ha señalado en su sentencia que, al igual que el renombre de la marca anterior, la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca es uno de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, en la medida en que dicha notoriedad puede influir en la percepción de la marca por el público pertinente. Por tanto, el Tribunal General no cometió un error al considerar que la notoriedad del Messi constituía un factor pertinente para establecer una diferencia en el plano conceptual entre los términos «messi» y «massi».
Asimismo, el TJUE ha puesto de relieve que, contrariamente a lo que alegaba la empresa española, la cuestión de la notoriedad de que goza Lionel Messi ya formaba parte del objeto del litigio ante la EUIPO y añade que no se puede considerar que las alegaciones formuladas en la fase de recurso ante el TGUE con el único fin de acreditar hechos notorios sean nuevas alegaciones, por lo que el Tribunal General declaró fundadamente que, dado que la notoriedad del apellido Messi, en cuanto apellido de un jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje público, era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona puede conocer o que se puede averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, estas fuentes eran elementos que se hallaban a disposición de la EUIPO cuando esta adoptó su resolución y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los signos MASSI y MESSI en el plano conceptual.
